Obesvarade frågor rörande patent på datorrelaterade uppfinningar och affärsmetoder? (Unanswered questions concerning patents on computer related inventions and business methods?)

Abstract (Swedish)

Den 27 oktober 2006 meddelade den engelska appellationsdomstolen (UK Court of Appeal) ett vägledande avgörande i de s.k. Aerotel/Macrossan-avgörandena. Domen relaterade till två mål som berörde tolkningen av det patenterbara området enligt sektion 1 (2) i den engelska patentlagen (Patent Act 1977), vilken motsvarar art. 52 i den Europeiska Patentkonventionen (EPC). Det första målet gällde ett israeliskt företag, Aerotel, som ägde ett engelskt patent (Patent No. 2,171,877) på ett s.k. förbetalt telefonsystem och en metod för att använda systemet. Systemet bestod av olika fysiska komponenter som gjorde det möjligt för användaren att ringa från – t.ex. en offentlig telefon – till en växel som verifierade aktuella krediter. Medan alla komponenter som användes tillhörde känd teknik, var själva kombinationen i systemet i sin helhet ny. Aerotel stämde Telco och andra för patentintrång, eftersom de använde liknande system. Telco hävdade att användningen av systemet enbart utgjorde en affärsmetod och yrkade därför att patentet skulle ogiltigförklaras. I februari 2005 påbörjades målet först vid Patents County Court, men på grund av fallets komplexitet och de stora summor som var involverade, hänsköt domaren fallet snabbt till en högre domstol. Där (det var fortfarande första instans – fast i högre domstol) biföll sedan Mr. Justice Lewison (High Court) Telcos yrkande. Lewison J. påpekade att eftersom den tekniska utrustningen som användes i Aerotels system var tidigare känd, borde användningen av den tekniska utrustningen vara ny för att kunna vara patenterbar. Lewison J. ansåg dock att användningen av Aerotels system inte tillhörde det patenterbara området, eftersom utrustningen användes endast på ett sätt som utgjorde en affärsmetod. Aerotel överklagade beslutet till den engelska appellationsdomstolen (UK Court of Appeal). Det andra målet tog en annan väg. Neal William Macrossan ansökte om ett patent på ett datorbaserat system för att utforma formulär vid registrering av företag. Det engelska patentverket (UK Patent Office, nu: UK Intellectual Property Office) hade avslagit Mr. Macrossans ansökan under hänvisning till att uppfinningen grundades (1) på en metod för intellektuell verksamhet, (2) en affärsverksamhet och (3) ett datorprogram. Macrossanöverklagade beslutet till High Court, där beslutet bekräftades i väsentliga delar av Mr. Justice Mann. Även detta avgörande överklagades till UK Court of Appeal. I sina skäl inledde Lord Justice Jacob med en noggrann genomgång av förhållandet mellan sektion 1 (2) av Patent Acts 1977 och art. 52 EPC. Även om den engelska patentlagen innehåller små formuleringsskillnader i jämförelse med EPC, framhöll han att den skulle tjäna samma syfte. L. J. Jacob var tydligen angelägen om att basera domen på själva EPC och påpekade bl.a.: ”European patent judges ought, so far as they can, try to be consistent with one another, particularly in relation to the interpretation of national laws implementing provisions of the EPC.” Sedan fortsatte han med en grundlig analys av engelska, amerikanska och EPOavgöranden samt vissa franska och tyska rättsfall. Därutöver undersöktes även bestämmelser i TRIPS, EPO:s riktlinjer (Guidelines) och förarbeten till den Europeiska Patentkonventionen för att bestämma det patenterbara området. L. J. Jacob ansåg att den mer toleranta synen på datorrelaterade uppfinningar och affärsmetoder som har kommit till uttryck i amerikansk praxis inte var till mycken hjälp vid tolkningen av art. 52 EPC.8 Analysen ledde först och främst till frågor angående den korrekta tolkningen av EPO:s praxis. L. J. Jacob fann att de senaste EPO-avgörandena rörande mjukvarupatent inte stod i överensstämmelse med äldre praxis och att det fanns ett stort behov av att klargöra vilka principer som skall tillämpas vid en tolkning av art. 52 EPC.9 Han uttryckte sig dock försiktigt när han förklarade: ”It is formally no business of ours to define questions to be asked of an Enlarged Board of Appeal. What we say now is only put forward in case the President of the EPO finds it helpful. If he thinks it pointless or arrogant of us to go this far, he is of course entirely free to ignore all we say. Nonetheless in the hope that there is a spirit of co-operation between national courts and the EPO we ventured to ask the parties what questions might be posed by the President of an Enlarged Board pursuant to Art. 112. As we have said the British Comptroller of Patents has encouraged us in this course.” Till sist tog L. J. Jacob det ovanliga steget att identifiera tre frågeställningar i förhoppningen att EPO:s president skulle lägga fram dem till EPO:s stora besvärskammare enligt art. 112 EPC. Följande frågor föreslogs: ”(1) What is the correct approach to adopt in determining whether an invention relates to subject-matter that is excluded under Article 52? (2) How should those elements of a claim that relate to excluded subject-matter be treated when assessing whether an invention is novel and inventive under Articles 54 and 56? And (3) More specifically: (a) Is an operative computer program loaded on to a medium such as a chip or hard drive of a computer excluded by Article 52(2) unless it produces a “technical effect”? (b) What are the key characteristics of the method of doing business exclusion?” Innan dessa frågor blev besvarade, vägrade domstolen att följa senaste rättspraxis inom EPO och avgjorde fallet slutligen under hänvisning till principer som utvecklats i tidigare brittiska rättsfall. Svaret från EPO kom först den 22 februari 2007, när EPO:s president, Professor Alain Pompidou, i ett brev till L. J. Jacob meddelade att frågorna inte skulle hänskjutas till den stora besvärskammaren enligt art. 112 (1) (b).12 Beslutet har lett till stor besvikelse och diskussioner inte endast bland IP-tjänstemän och patentadvokater, utan även hos motståndare till patent på datorrelaterade uppfinningar. Avsnitt 1 av denna artikel avser att beskriva och kommentera den engelska appellationsdomstolens analys av EPO:s rättpraxis som ledde till ovan nämnda frågeställningar. Sedan skall i avsnitt 2 i all korthet redovisas hur appelationsdomstolen dömde i Aerotel/Macrossan- avgörandena i ljuset av tidigare nationell brittisk praxis och hur den slutligen nådde fram till beslutet genom att använda sig av ett nytt fyrstegstest. I avsnitt 3 skall Alain Pompidous brevsvar analyseras och kommenteras. Särskild uppmärksamhet kommer att riktas mot de rättsliga grunderna för beslutet, men vi skall även diskutera vilka skäl som kan tänkas ligga bakom beslutet och frågorna. Slutligen skall konsekvensfrågor och den tänkbara rättsliga utvecklingen behandlas.

• author: Minssen, Timo and Gozzo, Giovanni
• organization: Department of Law
• publishing date: 2007
• type: Contribution to journal
• publication status: published
• subject: Law
• keywords: dator-relaterade uppfinningar, private law: intellectual property law, patenträtt, civilrätt: immaterialrätt
• in: NIR: Nordiskt immateriellt rättsskydd
• issue: 3
• pages: 220 - 245
• publisher: Föreningen för Nordiskt Immateriellt Rättsskydd
• language: Swedish
• LU publication?: yes
• id: 3851c6b5-c23a-44bb-8379-75d3caa4e9b1 (old id 935150)
• alternative location: http://www.nir.nu/
• date added to LUP: 2016-04-04 13:20:20
• date last changed: 2020-01-20 15:09:45